TJSP 03/05/2021 - Pág. 906 - Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital - Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: segunda-feira, 3 de maio de 2021
TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital
São Paulo, Ano XIV - Edição 3269
Emitido em : 30/04/2021 - 00:51:28
grupo econômico [Conglomerado Alfa], atuante em diversos segmentos, como o financeiro, seguros, agronegócios,
alimentos, materiais de construção, comunicação e cultura, indústria de couros e hoteleira, e titular de inúmeros
registros de marca perante o INPI. Afirmam que a ré vem utilizando indevidamente a marca ALFA para identificar
serviços idênticos àqueles prestados pela primeira autora e semelhantes aos oferecidos pela segunda [serviços de
seguros], bem como fazendo uso do nome de domínio https://alfaassociacao.com.br/, similar ao das autoras. Além
disso, teria efetuado o depósito do pedido de registro da marca ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS ALFA no INPI.
Sustentando, pois, violação a direitos de propriedade industrial, requerem, confirmando a tutela de urgência, a
condenação da parte ré a (1) abster-se do uso indevido da expressão ALFA ASSISTÊNCIA VEICULAR E FAMILIAR,
ALFA PROTEÇÃO VEICULAR, ALFA ASSOCIAÇÃO e ASSOCIÇÃO DE BENEFÍCIOS ALFA e variações gráficas e
fonéticas, em todo território brasileiro e por quaisquer meios e formas, inclusive em seu nome de domínio, ou de
qualquer signo que a este se assemelhe, com a suspensão do nome de domínio
junto ao Registro.br; (2) além disso que altere as páginas do Instagram
/
https://www.instagram.com/alfajoinville/
/
e
do
Facebook
https://www.facebook.com/alfaassociacao/ /
registro n.º 920431399 e n.º 920434533, para as marcas mistas ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS ALFA, junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; (4) requeira perante a JUCESC e demais órgãos cabíveis a
alteração de sua denominação social e nome de fantasia, ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS ALFA, para outro que não
se confunda com as marcas e razões sociais das empresas do Grupo Alfa e, em especial, que não contenham o
elemento ALFA ou qualquer sinal que seja indevidamente semelhante; (5) pagamento de indenização por danos
materiais, referentes aos lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença; (6) condenação em
danos morais, no importe não inferior a R$60.000,00. Intimada a manifestar-se sobre o pedido de tutela antecipada, a
ré quedou-se inerte, razão pela qual houve o deferimento a fls. 232/235. Citada, a parte ré não apresentou
contestação [fls. 122/124]. Eis a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, conforme as
explicações dadas a fls. 280/285, reputo válida a citação de fls. 241, em virtude da aplicação da teoria da aparência,
de forma a ser aceitável o recebimento do AR por terceiro, ainda que sem relação de subordinação com a pessoa
jurídica, além de corresponder o endereço ao declinado em outra ação na qual foi citada e apresentou contestação
normalmente [fls. 303/317]. No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes. Dispõe o artigo 344 do Código de
Processo Civil que, se o réu não contestar a ação, presume-se que serão consideradas verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor. Por outro lado, o artigo 355, II, do mesmo diploma legal impõe ao magistrado o dever de
julgar antecipadamente a lide em hipóteses que tais, considerada, ainda, a ausência de pedido de provas do réu
revel. No caso, tal presunção juris tantum veio amparada pela confissão da parte ré que não apresentou contestação
no prazo oportuno. E ainda que o fizesse, a prática de concorrência desleal, com a utilização de marca da autora, é
vedada pela Lei nº 9.279/96, cabendo a reparação pelos danos materiais e morais, os quais restaram configurados.
Conforme já exposto em tutela, a parte autora comprovou ser titular de registros de inúmeras marcas nominativas,
figurativas e mistas contendo o radical ALFA, em classes que englobam serviços de seguros [fls. 98/140]. E os
documentos de fls. 81/96 e 173/182 indicam que a ré está utilizando marca idêntica [ao menos na parte nominativa
ALFA] para oferecer serviços de seguros, mesmo sem registro marcário [que pende de análise pelo INPI] e após ser
notificada extrajudicialmente. O risco de dano é evidente diante da possibilidade de confusão no mercado consumidor
[que, inclusive, parece já ocorrer, com a suposta inclusão errônea da autora no polo passivo de demanda direcionada
à ré]. Contudo, o pedido de desistência do pedido de registro das marcas perante o INPI não procede, como se
passará a explicar. Quanto ao pedido de desistência, há completa impossibilidade jurídica do pedido, pois a
desistência é direito personalíssimo daquele que deu início ao processo administrativo ou judicial, não havendo como
a parte autora compelir que a ré desista do procedimento sem qualquer fundamento legal ou contratual na qual ela se
comprometa a tal. Note-se que a potencial violação da marca da autora ocorre pelo uso no nome ALFA atrelado aos
produtos securitários e ao nome empresarial e fantasia da ré, causando evidente confusão nos consumidores, mas
não elide seu direito de tentar perante o INPI o registro das marcas, cabendo à autora apenas efetuar o
correspondente pedido de oposição nos procedimentos de registro. Em relação aos primeiros, a previsão legal dos
critérios para a sua determinação encontra amparo no art. 210 da referida Lei, segundo o qual: Art. 210. Os lucros
cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I os benefícios que o
prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II os benefícios que foram auferidos pelo autor da
violação do direito; ou III a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela
concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. E a apuração do quantum debeatur deveria
ocorrer pela fixação de um dos referidos critérios pela parte autora, mediante prova pericial. Contudo, a ausência de
provas do termo inicial da violação da marca, bem como a dificuldade ao acesso aos documentos contábeis das rés
impossibilitam a sua definição, devendo ocorrer por arbitramento judicial na fase de liquidação de sentença,
consoante entendimento da E. 1ª Câmara de Direito Empresarial: Ação cominatória e indenizatória Cerceamento de
defesa não configurado Importação de bolsas Contrafação Produtos retidos pela Receita Federal Danos materiais a
serem apurados em liquidação por arbitramento Danos morais devidos Apelo desprovido. (Apelação nº
1005003-91.2014.8.26.0562; Relator(a): Fortes Barbosa; Data do julgamento: 22/02/2018; Data de publicação:
22/02/2018) Quanto aos segundos, registro que, consoante pacífico entendimento da jurisprudência pátria, quando
decorrentes da prática de concorrência desleal, com a contrafação de produtos protegidos, sem a ciência de seu
titular, dispensa-se prova do prejuízo, pois são damnum in re ipsa. Ao denominado damnum in re ipsa, basta apenas
o resultado lesivo e sua conexão com o fato causador para que se origine o direito à reparação integral pelo simples
SAJ/PG5
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Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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