TRF3 09/11/2017 - Pág. 142 - Publicações Judiciais I - Interior SP e MS - Tribunal Regional Federal 3ª Região
Expediente Nº 13086
PROCEDIMENTO COMUM
0005092-61.2010.403.6119 - COLSON DO BRASIL LTDA(SP101660 - LIA MARA ORLANDO E SP011727 - LANIR ORLANDO) X RCG IND/ METALURGICA LTDA(SP052901 - RENATO DE LUIZI
JUNIOR) X INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
Trata-se de ação de conhecimento proposta por Colson do Brasil Ltda. contra RCG Indústria Metalúrgica Ltda. e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, objetivando a anulação de atos administrativos
emanados pelo segundo réu, consistentes na manutenção do registro da marca COLSON à primeira ré, com o consequente deferimento do pedido de registro em favor da autora.Alega a autora ser empresa subsidiária da
legítima detentora mundial da marca COLSON (The Colson Group Inc) e, por ocasião da implantação de suas atividades no país, requereu o depósito da mencionada marca junto ao INPI. Porém, constatou ser a ré RGC
Indústria e Metalúrgica Ltda., detentora do sinal para os mesmos produtos (rodízios para carrinhos). Afirma que, em razão de não haver qualquer indício de utilização da marca pela ré, apresentou requerimento junto ao
INPI, pleiteando a extinção do registro, em face da caducidade pela falta de uso. No entanto, apesar de ter restado comprovada a caducidade, o INPI acabou por indeferir o pedido da autora.Requer a declaração de
nulidade do ato administrativo publicado na RPI nº 1893, de 17/04/2007, que manteve o registro da marca COLSON à ré, sob a forma nominativa, declarando-se a caducidade da marca nominativa COLSON (e nulidade
dos atos administrativos publicados nas RPIs nºs 1988, de 10/02/2009 e 1992, de 10/03/2009) que indeferiram os pedidos de registro das marcas COLSON E CONSON CASTER à autora.O pedido de tutela antecipada
foi indeferido (fls. 163/164).O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI contestou o feito nas fls. 194/199, aduzindo que a autora requereu administrativamente a declaração de caducidade da marca mista e marca
nominativa, sendo a primeira declarada caduca, por falta de utilização; enquanto a nominativa foi mantida, pois a empresa titular demonstrou o uso regular no processo administrativo, mediante a apresentação de notas fiscais
com menção aos produtos da marca COLSON alienados a clientes, pugnando pela improcedência da ação.A ré RGC apresentou contestação nas fls. 235/274, sustentando que à época do registro não havia vedação a que
a marca de expressão constituísse nome empresarial de empresa estrangeira, já tendo decorrido o prazo prescricional para anulação do aludido registro. Alega que a autora é parte ilegítima para pleitear o registro da marca.
Afirma ser inequívoca a utilização da marca, seja pelas notas fiscais ou produtos grafados com o nome COLSON, requerendo a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.Réplica às fls. 669/686. Aberta a
oportunidade de produção de provas (fl. 709), as partes requereram a juntada de documentos e oitiva de testemunhas (fls. 713/717).Audiência realizada em 12/09/2012, ocasião em que foi ouvida a testemunha Hans
Walter Prall (fls. 726/728).Memoriais às fls. 732/739 (autora), fls. 762/770 (ré) e fl. 798 do INPI.O julgamento foi convertido em diligência para manifestação das partes nos termos do artigo 10 do CPC, relativamente ao
disposto no artigo 6º bis da Convenção da União de Paris. Rejeitado o pedido de condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.Partes manifestaram-se, tendo a autora trazidos aos autos documentos de registro
de sua marca em países estrangeiros.Na fl. 1197, foi determinado à autora que comprovasse documentalmente sua legitimidade para invocar a proteção à marca ou nome comercial e pleitear o registro. Manifestação da
autora na fl. 1198/1200. Manifestação da ré e do INPI nas fls. 1202/1203 e 1206/1215.Breve relatório. Passo a decidir.Inicialmente, não obstante o INPI não tenha arguido preliminar de ilegitimidade passiva em sua
contestação, diante dos questionamentos da autarquia de fls. 1206/1214 (bem como por se tratar de matéria de ordem pública), ressalto que o órgão possui legitimidade para figurar o polo passivo do feito, na qualidade de
litisconsorte passivo necessário, consoante precedentes ora colacionados:CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. HIPÓTESE DO ART. 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LIVRE
CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV, CF). LEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DO INPI, NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. APELAÇÕES (PRINCIPAL E ADESIVA)
IMPROVIDAS. 1. O INPI deve figurar no pólo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, haja vista que é o órgão responsável pela efetivação do registro, nos termos da legislação vigente à
época dos fatos. Precedentes deste Tribunal. 2. A preliminar de ilegitimidade ad causam ativa das pessoas jurídicas autoras BRASAL HOTÉIS E TURISMO LTDA e LOCADORA BRASAL LTDA deve ser, de plano,
afastada. A uma, porque a presente alegação não fora formulada no momento da contestação da petição inicial, tampouco no decorrer da instrução, sendo suscitada somente agora - após a discussão e fundamentação da
decisão a julgar a lide no primeiro grau de jurisdição - no recurso de apelação, consistindo, portanto, em inovação recursal. A duas, porque, conforme aduzido em sede de contrarrazões pelas ora apeladas, todas as autoras
formam o mesmo grupo econômico, de modo que todas têm interesse jurídico-processual na presente contenda, não havendo que se falar, portanto, in casu, em ilegitimidade de qualquer das pessoas jurídicas autoras. 3.
Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio vigente adota o sistema atributivo, segundo o qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro válido expedido, assegurando-se ao seu titular uso exclusivo em todo o território
nacional, nos termos do artigo 129, caput, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). No entanto, a despeito disso, do compulsar dos autos, verifica-se, como bem lembrou o MM. Juízo de primeiro grau, se tratar de
hipótese impeditiva, nos termos do artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial. 4. Assim sendo, embora as autoras não sejam detentoras da marca Brasal, tal signo é elemento característico e diferenciador do nome
empresarial destas há muito mais tempo, de modo que não pode, com efeito, ser adotado pela ré como marca, sob pena de haver confusão ou associação indevida com tal sinal distintivo. Princípio da livre concorrência.
Exegese do art. 170, IV, da Constituição da República. 5. Apelações (principal e adesiva) improvidas. Sentença de primeiro grau mantida, in totum. (TRF3, QUINTA TURMA, AC 00240546820054036100, Rel. Des.
Federal PAULO FONTES, e-DJF3 25/11/2016 - destaques nossos)DIREITO COMERCIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO DO INPI. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. DECRETO-LEI 7.903-45 E LEI 5.772-71. I - Conforme o preconizado pela Teoria da Asserção, a legitimidade ad causam da autora
tem que ser averiguada hipoteticamente, com base somente em suas afirmações, ficando reservada para solução do mérito a definição da titularidade do direito real sub judice. III - Necessariedade do litisconsórcio passivo
do INPI, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil. Afastada a sua condição de mero assistente, pois o ato impugnado é um ato administrativo, praticado pelo INPI em benefício da apelante. Se se pudesse falar
em assistência seria desta última, pessoa jurídica detentora do registro da marca originado no ato reputado ilegal, a qual, embora não o tenha praticado, dele beneficiou-se, sofrendo indiretamente os efeitos da ilegalidade da
autarquia federal. IV - Até o advento da Lei 5.772-71, o título de estabelecimento poderia ser registrado como propriedade industrial (art. 3.º bdo Decreto-Lei n.º 7.903-45). A atual Lei de Propriedade Industrial voltou a
conferir proteção, somente com relação ao elemento característico ou diferenciador, ao nome comercial e ao título de estabelecimento (artigo 124, V da Lei 9.279-96). V - Em que pese ao vácuo legislativo ocasionado pela
vigência Lei 5.772-71, nossas cortes superiores se mostraram sensíveis ao descompasso entre a lei e a realidade em pronunciamento realizados à época, conferindo tratamento equânime à marca, ao nome comercial e ao
título de estabelecimento no que tange a proteção da propriedade industrial (REsp n.º 30636 e 9142). VI - Embora o item 17 do artigo 65 da Lei 5.772-71 literalmente confira proteção somente à marca alheia registrada(e
não titulo de estabelecimento), mostra-se irrelevante o aspecto distintivo. Uma interpretação lógico-sistemática do dispositivo ultrapassa a mera literalidade da lei e faz prevalecer os princípios norteadores da proteção à
propriedade industrial, tais como a repressão à concorrência desleal (art. 2.º, d), a exclusividade (art. 59 e 64), a especialidade, a originalidade e a novidade. VII - Há uma clara interseção entre os ramos de atividades da
autora e da primeira ré - comércio de roupas -, e a utilização nos produtos da ré de parte da expressão constante do título de estabelecimento anteriormente registrado, constituiria manifesta prática de concorrência desleal,
já que resultaria na captação de clientes da autora. Por outro lado, laborou em erro a autarquia federal quando não verificou a colidência entre os elementos da marca e o título de estabelecimento, bem como a anterioridade
do registro da autora (art. 59 da Lei 5.772-71). VIII - Descabida a tese de impedimento do exame de legalidade do ato de registro pelo Judiciário em razão da preclusão administrativa. O exaurimento da via administrativa
importa apenas na irretratabilidade da decisão no âmbito da Administração, o que não afasta a sua apreciação pelo Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão (artigo 5.º, XXXV da CRFB). O controle judicial
dos atos da administração restringe-se estritamente à legalidade, não cabendo ao julgador adentrar na conveniência e oportunidade do ato. No caso em testilha, o reexame efetuado pelo Judiciário será pleno, visto que o ato
de deferimento de registro de marca é plenamente vinculado, submisso ao preenchimento dos já mencionados requisitos legais da originalidade, novidade, não colidência, dentre outros. VI - Desprovimento dos apelos.
(TRF2, 00073401819914020000, Rel. Des. Federal ANDRÉ FONTES, DEJ 27/09/2002 - destaques nossos)Por outro lado, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, no que tange ao pleito relativo à declaração de
nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro das marcas COLSON e COLSON CASTER em favor da autora.Isto porque, instada a comprovar documentalmente a autorização de uso da marca
concedida pela empresa The Colson Group Inc. (detentora da marca COLSON no exterior) que legitimasse a autora a invocar a proteção à marca ou nome comercial (anteriormente ao registro pela ré ocorrido em
25/03/1976 - fl. 278), limitou-se a alegar que a empresa detentora é sócia majoritária e controladora da empresa autora. Porém, não há nos autos qualquer documento que contenha expressa previsão acerca da concessão
do direito de uso da marca COLSON ou COLSON CASTER à autora (contrato de licenciamento ou equivalente) ou qualquer instrumento que a autorize a defender ou pleitear para si o uso exclusivo da marca de que é
detentora a The Colson Group Inc. Ou seja, a autora não é proprietária (no exterior) da marca e não existe nos autos qualquer documento que a legitime a pleitear para si o registro no Brasil.Da mesma forma, a alegação da
autora (constituída apenas em 2002 no Brasil - fls. 28/34) de que é subsidiária da The Colson Group Inc. não poderia autorizar que pleiteasse em juízo o registro da marca no país. Tanto que não existe identidade societária
entre a autora e suposta matriz no exterior: são pessoas jurídicas nitidamente distintas.Fosse o caso, a sociedade estrangeira poderia ter pedido autorização para exercer sua atividade no Brasil (procedimento atualmente
previsto nos arts. 1.134 a 1.141, Código Civil). Em tal contexto, não haveria incerteza sobre a titularidade de direitos discutidos. Contudo, como se viu, concretamente, optou-se pela criação de uma outra pessoa jurídica: a
autora, sociedade brasileira. Anoto que a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de proteção à propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao
tema nos países signatários, sendo o Brasil signatário original, já tendo aderido à última revisão (de Estocolmo, de 1967), em 1992 (Decreto nº 635, de 21 de agosto daquele ano), de molde a assegurar a proteção do nome
empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP. Dispõe a CUP:Art. 6ºbis(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de
uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos
idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a
contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.(3) Não será fixado prazo para requerer
o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.Art. 8ºO nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte
de uma marca de fábrica ou de comércio.Registro, pela importância da previsão e repercussão nestes autos, que o nome comercial vem protegido desde o texto original da CUP (1884). Ainda, anoto que o nome comercial
de terceiro impede o registro de marca, na esteira do que dispõe a Lei nº 9.279/1996:Art. 124. Não são registráveis como marca:(...)V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (destaques nossos)O Superior Tribunal de Justiça (STJ) interpreta a proteção ao nome comercial e
marca, dada pela CUP, como segue:RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E
ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP. 1. A 3. Omissis. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é
resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da
especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 5. Omissis. 6. A Convenção da União de
Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (). É verdade que o art.
8º da dita Convenção estabelece que O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Não
obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às
leis locais. 7. A 10. Omissis. 11. Recurso especial provido. (STJ, Quarta Turma, RESP 201000414667, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE DATA:06/06/2014 JC VOL.:00128 PG:00230 - destaques
nossos)PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. CADUCIDADE. CANCELAMENTO REGISTRO. INPI. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO. 1. A marca constitui um sinal
distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo e a sua proteção, para além de garantir direitos
individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários. 2. A Convenção da União de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial confere, no seu art. 6º, bis, proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, impedindo o registro ou determinando sua anulação, nos países integrantes da União, de marcas
que constituam reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão com aquela notória. O prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), salvo a hipótese de má-fé, em
que, o requerimento de cancelamento do registro ou de proibição do uso poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, 3). 3. Na hipótese, a recorrente insurge-se contra o ato administrativo do INPI que
declarou o cancelamento do registro de marca DIXIE & DESENHO por motivo de desuso (caducidade). Não se pretende o cancelamento ou a proibição de uso de marca notória registrada ou utilizada de má-fé por
aquele que não seja o seu titular. 4. A Convenção da União de Paris, no seu art. 6º, bis, não trata da hipótese de anulação do ato que cancelou o registro da marca por desuso (caducidade). 5. Ainda que se aceite uma
interpretação extensiva do dispositivo (art. 6º, bis, 3), para admitir sua aplicação às hipóteses em que a má-fé do terceiro está no desuso da marca e não no seu uso, a tese da imprescritibilidade do requerimento para
anulação do registro não convence. Ela não é a regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os direitos
patrimoniais, por sua vez, estão sujeitos aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. 6. Deve se reconhecer a inaplicabilidade do disposto no art. 6º, bis, 3, da Convenção da União de Paris à hipótese. 7.
Recurso especial desprovido. (STJ, Terceira Turma, RESP 200901360217, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJE 29/11/2013 - destaques nossos)Assim, atento às disposições que regem a matéria, concluo que a
legitimidade para pleitear o registro da marca COLSON no Brasil, é cometida apenas à The Colson Group Inc., à míngua de autorização expressa concedida à autora para essa finalidade.Disso, reconheço a ilegitimidade
ativa no que tange ao pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro das marcas COLSON e COLSON CASTER em favor da autora. Extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 485,
VI, CPC) quanto a este pedido.Destaco que, no tocante ao pedido de nulidade do ato que manteve o registro da marca COLSON à ré (ao argumento da caducidade pelo desuso da marca), a legitimidade ativa da autora
decorre do disposto no art. 173 da Lei nº 9.279/96:Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.Vejo que a autora - não se confundindo, mas com relação
societária com a The Colson Group Inc. - tem legítimo interesse, observando seu próprio nome comercial, em ver anulado o registro concedido em favor da ré. Ainda que, como visto, não possua legitimidade para pleitear
para si o registro da marca, nada obsta que conteste judicialmente o registro concedido para terceiros, especialmente em razão do desuso como ocorre no caso concreto. Nesse sentido:PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCAS E PATENTES. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 09/11/2017
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